C’è malafede se il marchio patronimico comunitario è registrato per impedirne l’utilizzo al concorrente
Nella sentenza n. 20715 depositata il 4 settembre 2017, la Cassazione è intervenuta in un caso relativo alla registrazione di un marchio patronimico registrato a livello comunitario (oggi marchio dell’Unione Europea) da parte del concorrente del titolare dell’omonimo marchio di fatto già in uso in epoca antecedente alla registrazione comunitaria e noto a livello nazionale (e anche oltre) confermando la decisione dei giudici d’appello che avevano accertato in tale condotta la malafede del registrante e dichiarando così la nullità del marchio comunitario.
I giudici di legittimità, a fondamento della propria decisione, hanno assunto la sentenza della CGUE dell’11 giugno 2009 (C-529/07 - Lindt) e l’art. 51 n. 1 lett. b del Regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario (oggi sostituito dal Regolamento sul marchio dell’UE n. 2424/2015), secondo cui, ai fini della valutazione dell’esistenza della malafede del richiedente la registrazione, il giudice nazionale deve considerare:
- il fatto che il richiedente sappia o debba sapere che un terzo utilizza, in almeno uno stato membro, un segno identico o simile per prodotto identico o simile e confondibile con il segno di cui viene richiesta la registrazione;
- l’intenzione del richiedente di impedire a terzi di continuare ad utilizzare siffatto segno;
- il grado di tutela giuridica di cui godono i due segni.
Se, pertanto, viene accertato che il richiedente la registrazione è a conoscenza che un altro soggetto, in almeno uno Stato membro, utilizzi già per prodotti identici o simili, un segno identico o simile a quello di cui viene richiesta la registrazione e che la sua intenzione non è quella di procedere alla registrazione per utilizzare effettivamente il segno nei paesi in cui essa viene domandata, bensì di impedire al concorrente di proseguire nell’utilizzo del segno, non solo nell’ambito nazionale in cui esso è già dal concorrente stesso utilizzato, ma anche eventualmente di impedirne l’ingresso in mercati diversi, si configura malafede nella registrazione e, in conseguenza di ciò, deve essere dichiarata la nullità del marchio registrato a livello comunitario (oggi marchio dell’Unione Europea).